方诗龙
一、案件回顾
2011年12月5日，深圳市中级人民法院对苹果公司和英国IP申请发展公司（简称“英国IP公司”）诉唯冠科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳唯冠”) 商标权属纠纷作出宣判，驳回了原告的诉讼，此举意味着“IPAD”在中国的商标归深圳唯冠所有。虽然截至本文写作时 本判决仍为初审判决，但这着实给苹果公司造成了不少的麻烦，因为苹果公司在中国所卖的所有IPAD将面临商标侵权问题，如果最终成为现实，苹果公司在中国将面临巨额的处罚或索赔问题。
查阅此案件的公开报道，不难发现以下事实：
2000年唯冠国际控股有限公司(以下简称“唯冠控股”)旗下子公司唯冠科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳唯冠”)在中国申请iPad文字商标和文字图形结合商标的商标专用权，2001年获得核准注册。
唯冠控股系香港上市公司。2001年至2004年，唯冠控股旗下另一子公司唯冠电子股份有限公司(以下简称“台湾唯冠”)在欧盟、韩国、墨西哥、新加坡等国家共获得8个“iPad”相关注册商标专用权。
2005年前后苹果公司策划相关产品进入欧洲市场之时，得知iPad商标归台湾唯冠所有，当时曾以撤销闲置不用商标等理由向英国商标局提出申请，希望获得iPad商标，但在英国败诉。
2009年8月，英国IP公司开始与台湾唯冠接触，要求台湾唯冠向其转让全球所有的iPad商标，也就是除了自己注册的8个商标以外，还包括深圳唯冠的两个商标。
2009年12月23日，英国IP公司以35000英镑从台湾唯冠手中购得iPad商标。
2010年4月3日，苹果公司标有iPad商标的平板电脑产品在美国上市。4月7日，苹果公司与英国IP公司签订转让协议，以象征性的10英镑价格受让包括涉案商标在内的所有商标。9月17日，苹果公司iPad产品挺进中国市场。
由于认为深圳唯冠拒不履行其转让涉案商标的义务，2010年6月，苹果公司联合英国IP公司将深圳唯冠告上法庭，请求法院判令iPad商标的专用权归原告所有，并赔偿其经济损失400万元。
深圳市中级法院于2010年4月19日受理此案。本案的争议焦点是，被告深圳唯冠认为，商标转让协议发生在英国IP公司与台湾唯冠之间，对被告拥有的两个在中国注册商标进行转让，虽然协议列明标的，但显然是无权处置，对深圳唯冠不产生效力。
而原告认为涉案转让商标协议属于集体转让交易，台湾唯冠签署的转让合同对深圳唯冠构成表见代理，故商标转让合同有效。
法院审理后认为，原告方要商业获取他人的商标，应当负有更高的注意义务，应当按照我国法律的规定，与商标权利人订立商标转让合同，并办理必要的商标转让手续。而本案商标转让合同系英国IP公司与台湾唯冠签订，且与深圳唯冠之间的表见代理亦不成立，故法院驳回了原告的诉讼请求。
二、警示
截止到本文写作时，本案的判决仍未是终审判决，但即便是初审判决，也已经将苹果公司陷入了一场巨大的风险之中。毫无疑问，苹果公司是一家伟大的公司。但一家如此知名的公司在对外收购中又怎么会犯如此基本的法律错误呢？！很多问题事后看起来确实很简单，但在纷繁复杂的交易中的确是容易忽略一些基本的法律问题。就拿此案而言，苹果公司曲线借助英国IP公司去收购深圳唯冠公司的IPAD商标，其整个模式一看就是经过精心策划的。但在方案执行过程中，会面临大量的沟通联系、谈判、文本起草、授权书等工作，双方经办人员都会变得很熟悉甚至会有情感交流，再加上在欧盟、韩国等国家的商标要一起转让，一线执行的人员就很容易丧失警惕，误以为自己签署的文本肯定没问题了，祸根也就在这个时候埋下了。这个时候，如果公司管理层没有咨询本地律师法律意见的习惯和制度保证，问题就会最终暴露出来。
回过头来总结，我们不难发现苹果公司的这场危机其实完全可以避免的，苹果公司本可以在以下几点上做得更好些：
（1）购买商标前，权属问题一定要查清楚。这一点购买方应当聘用自己的律师去查清楚，而不完全依赖对方的称述与保证。
（2）权属问题查清楚了，商标转让合同就会自然与不同的权利主体分别签署转让合同，而不会再考虑签署集体交易合同了。
（3）合同签署时就要考虑好合同的履行。在中国，依据《商标法》，商标权转让是一定要经过商标局核准公告后受让人才享有商标专用权的，因此办理商标权的转让手续就至关重要。而专业的知识产权律师都知道，在办理商标转让手续中，商标局是不需要双方之间的《转让合同》的，而仅需要转让人、受让人在《转让申请/注册商标申请书》上签章即可。因此，签署商标转让合同时，应当安排双方将《转让申请/注册商标申请书》一并签好。
（4）合同签署时就要考虑好违约责任。违约责任，不仅仅是金钱责任，更重要是要考虑实际履行补救。本案中，苹果公司要考虑的违约责任重点是如何约束台湾唯冠去督促履行此合同。知识产权都是有地域性的，如果跨境履行实在有困难，那就要考虑后果转嫁，即苹果公司要把自己在中国大陆可能遭受的处罚和赔偿后果转嫁成台湾唯冠的违约责任，这样一来，即使商标转让手续未能完成，苹果公司也无忧了。
（5）最重要的一条，境外交易一定要咨询本土律师的法律意见，这一点要作为一项制度在公司内部实施下去，否则小钱不花将会产生大的法律风险。
三、知识产权律师在公司投融资交易中的作用
2010年3月，苏州恒久光电科技股份有限公司（简称“苏州恒久”）因媒体报道遭遇“专利门”在上市前夜被决定暂缓上市并最终被撤销上市资格，成为中国证券史上因知识产权问题导致IPO被否的第一人。当时笔者就撰文《创业板上市公司遭遇“专利门”的警示》，呼吁无论是发行人、投资公司、承销商，还是证监会，都需要专业的知识产权律师参与项目发行和审核，以保护广大投资人的利益。结合苹果公司在此次对外收购中所犯的错误，我们不难发现，无论是公司的对外收购、投资行为，还是公司的上市、融资行为，都需要有专业的知识产权律师参与交易，因为知识产权的专业性很强，一个小的疏忽就会酿成一场大的错误，最终会导致交易的失败甚至巨额的侵权赔偿。那知识产权律师到底能起哪些作用呢？笔者初步总结以下五大方面的作用：
1.查清法律状态，包括权利人是谁、是否有效、有效期长短等基本问题。这些虽都是个基本问题，但很容易犯错误。比如商标，一般都有个《商标注册证》，但依据《商标注册证》判断商标权属很容易犯错误。商标转让之后商标局会另发一张《核准转让注册商标证明》。只有把《商标注册证》和《核准转让注册商标证明》两者结合起来才能反映商标的权属状态。专利也是如此。专利转让之后只发一个《著录项目变更手续合格通知书》。要查清专利的最新法律状态，最好请求专利局出具一个《专利登记簿副本》，这才是证明专利权最新状态的正式法律文件。查清法律状态是知识产权律师最基本的一项业务能力，投资机构、保荐机构要聘用自己的律师来做独立的调查，不能依赖被投资公司自己来做称述与保证，否则虽然把风险留给公司方面了，但自己最终也难辞其咎。苏州恒久项目中，证监会就认为“保荐机构和申请人律师在尽职调查的过程中主要简单依据发行人专利权利证书、专利申请受理通知书以及申请人等提供的其他相关文件，出具了与事实不符的专业意见，未能履行勤勉尽责义务”，最终对保荐人代表和签字律师处以“12个月内其有关投行业务申报将不被受理”的处罚”。
2.发掘交易风险。无论是一个收购兼并项目，还是上市融资项目，实际工作中公司方面往往会提供非常多的资料，可能会有各种各样的研发合同、技术转让合同、科技成果转化项目、鉴定报告、评估报告、某行业协会出具的意见等等，要在这些纷繁复杂的材料中发掘出问题的本质确实是要具备深厚的专业能力的。另一方面，公司的竞争对手已经申请了哪些专利公司方面可能还没有任何意识。这些都需要有专业律师去发掘交易中的重大风险。否则，并购一旦成功或IPO成功，必面临对手的巨额索赔。河南新大新材料股份有限公司（简称河南新大）在新股发行询价、路演、发行公告、投资者缴款申购等工作均已完成后，也被暂停上市，原因就是河南醒狮公司举报涉嫌侵犯专利权。当然，最终两家公司达成诉讼和解，河南新大也成功上市，但本人相信河南新大付出的代价肯定也不小。
3.确定交易模式。笔者曾办理过一件2.2亿美金的知识产权质押融资项目，项目涉及中外方很多个交易主体。质押的知识产权包括软件著作权、商标、专利三种形式的知识产权，公司也确实是依据这三种知识产权才获得2.2亿美金的融资的，故公司的项目融资律师就依据交易实际制作了一份三种知识产权并在一起的质押合同，幸好公司方在最后阶段邀请我参与项目，我及时将这三种知识产权拆分开来，因为我很清楚，质押合同在办理登记备案时，商标局、版权局（版权登记中心）都要求有独立的质押合同的，是不允许三者并在一起的。可以想象，如果不是本人的及时参与，整个交易的履行又会产生巨大的麻烦甚至会造成履行失败，因为项目文件的多方签字是一件很麻烦的事情，也往往成为有些交易方改变想法的借口。
4.评估交易价值。无论是专利、商标，还是著作权、商业秘密，这些无形资产的价值评估在中国国内目前尚处于初步阶段。知识产权律师往往会根据他们自有的交易经验对某些知识产权（如商标）确定初步的价值判断，另一方面，知识产权律师与资产评估师、会计师的配合，尤其是对市场垄断地位的解释和说明，会有助于资产评估师、会计师形成正确的无形资产价值评估。
5.协助交易完成。如前文所述，知识产权的转让、许可，抑或质押，都需要到主管政府机关办理相关登记备案手续。这些手续，有些是民事法律行为的生效要件，有些是对抗第三人的要件。这些都是需要专业人士的参与，才能协助完成整个交易，减少交易中的一些不确定因素。
【方诗龙，国浩律师事务所合伙人、专利代理人,联系方式simonfang@grandall.com.cn】
佛山市实施重大行政处罚备案规定
广东省佛山市人民政府
佛山市人民政府令
第5号
现公布《佛山市实施重大行政处罚备案规定》，自2001年1月1日起施行。
市 长：粱绍棠
二○○○年十一月二十四日
佛山市实施重大行政处罚备案规定
目 录
第一章 总则
第二章 受理备案的行政机关
第三章 备案范围
第四章 报送备案
第五章 备案审查
第六章 审查后的处理
第七章 法律责任
第八章 附则
第一章 总则
第一条 为加强对行政处罚的监督，保证行政处罚正确、公正地实施，维护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《广东省各级人民政府行政执法监督条例》、《广东省行政执法责任制条例》、《广东省各级人民政府实施行政处罚规定》等法律、法规、规章，制定本规定。
第二条 重大行政处罚备案工作实行分级备案审查制度。
第三条 报送重大行政处罚备案，必须及时、合乎法定要求。
第四条 对重大行政处罚进行监督，必须及时、合法、适当，并充分维护当事人的合法权益。
第二章 受理备案的行政机关
第五条 佛山市人民政府的工作部门作出的重大行政处罚应当报送佛山市人民政府备案。
依照国务院和广东省人民政府及其工作部门的规定，佛山市人民政府的工作部门应当将本部门作出的重大行政处罚报送上一级行政主管部门备案的，应同时报送上一级行政主管部门备案。
第六条 各市、区人民政府作出的行政处罚属重大行政处罚，应当报送佛山市人民政府备案。
第七条 各市、区人民政府的工作部门作出的重大行政处罚应当报送各市、区人民政府备案。
依照国务院、广东省人民政府和佛山市人民政府及其工作部门的规定，各市、区人民政府的工作部门应当将本部门作出的重大行政处罚报送上一级行政主管部门备案的，应同时报送上一级行政主管部门备案。
第八条 镇人民政府作出的行政处罚属重大行政处罚的，应当报送上一级人民政府备案。
各市、区人民政府依法设立的派出机关作出的行政处罚属重大行政处罚的，应当报送设立该派出机关的人民政府备案。
第九条 法律、法规授权的组织作出的重大行政处罚，应当报送直接管理该组织的本级人民政府或其上级行政主管部门备案。
第十条 依法受委托的组织在委托授权范围内作出的重大行政处罚，应当由委托行政机关报送本级人民政府备案。
委托行政机关对受委托组织作出的重大行政处罚应当负责监督，并对该行政处罚的后果承担法律责任。
第十一条 重大行政处罚由两个或两个以上的行政主体共同作出的，由它们联合向其共同上一级行政机关和各自的上一级行政主管部门报送备案。
第十二条 依照本章规定受理备案的行政机关的法制工作机构负责备案的具体工作，并在所属行政机关的领导下对重大行政处罚进行检查和监督。
第十三条 受理备案的法制工作机构必须指定固定的工作人员从事重大行政处罚备案工作。
从事重大行政处罚备案工作的工作人员必须积极参加法律知识培训，努力提高法律知识水平，认真完成备案工作。
第三章 备案范围
第十四条 依照本规定第二章的规定报送佛山市人民政府备案的重大行政处罚是指：
（一）各市、区人民政府作出的行政处罚；
（二）有下列情形之一的行政处罚：
1.责令停产停业；
2.吊销许可证或者执照；
3.行政拘留；
4.对公民处以剥夺财产1000元以上、对法人或其他组织剥夺财产10000元以上的行政处罚，包括罚款、没收违法所得、没收非法财物等；
5.国家和省规定的其他重大行政处罚。
国家和省对重大行政处罚备案范围有规定的，从其规定。
第十五条 依照本规定第二章报送佛山市人民政府的工作部门和各市、区人民政府备案的重大行政处罚的范围，由佛山市人民政府的工作部门和各市、区人民政府确定；但是，具有下列情形之一的行政处罚必须列入备案范围：
（一）镇人民政府作出的行政处罚；
（二）各市、区人民政府依法设立的派出机关作出的行政处罚；
（三）当事人有权要求举行听证的行政处罚；
（四）行政拘留；
（五）国家和省规定的其他重大行政处罚。
第十六条 佛山市人民政府可以对报送备案的重大行政处罚的范围和标准进行调整。本规定第十五条规定的备案事项除外
第四章 报送备案
第十七条 报送重大行政处罚备案的单位必须指定固定的工作人员从事报送备案工作。
从事报送备案工作的工作人员必须积极参加法律知识培训，努力提高法律知识水平，认真完成报送备案工作。
第十八条 重大行政处罚应当自处罚决定作出之日起15日内报送备案。
第十九条 重大行政处罚备案应当根据案件的实际情况报送下列材料：
（一）备案报告；
（二）行政处罚决定书（副本）；
（三）对案情、处理经过、当事人是否提起行政复议或行政诉讼等情况的具体说明；
（四）违法事实的证据目录及主要证据材料复印件；
（五）当事人的申辩意见材料；
（六）关于行政处罚的执行情况的材料；
（七）作出行政处罚所依据的法律、法规、规章；
（八）受理备案的法制工作机构认为应当报送的其他材料。
经受理备案的法制工作机构同意，报送单位可以不报送作出行政处罚所依据的法律、法规、规章。
第二十条 当事人对报送备案的重大行政处罚不服，提起行政复议或者行政诉讼的，报送备案的单位应当将行政复议或行政诉讼的有关情况及时报告受理备案的行政机关。
第二十一条 具有行政处罚权的单位应当建立行政处罚登记、统计和报表制度，按季度将行政处罚案件统计表报送受理备案的行政机关；并于每年1月31日前，将上一年度的行政处罚案件统计表和全年行政处罚案件查处情况的总结报送受理备案的行政机关。
第五章 备案审查
第二十二条 受理备案的法制工作机构对报送备案的重大行政处罚就下列方面进行审查：
（一）作出行政处罚的主体是否具备法定资格；
（二）行政处罚是否符合法定权限；
（三）违法事实是否清楚，证据是否确凿、充分；
（四）适用法律、法规、规章是否正确；
（五）行政处罚程序是否合法；
（六）给予的处罚是否适当；
（七）是否属于应当不予行政处罚或者应当移送司法机关追究刑事责任的的情形；
（八）其他需要审查的内容。
第二十三条 受理备案的法制工作机构有权调阅行政处罚的卷宗和材料，对国家机关、社会团体、企业事业组织以及公民等进行调查，收集证据。国家机关、社会团体、企业事业组织以及公民等应当予以配合，没有正当理由，不得拒绝。
第二十四条 受理备案的行政机关应当于收到备案报告之日起60日内审查完毕。
同一法制工作机构对同一重大行政处罚案件既受理备案，又受理行政复议申请的，自行政复议申请受理之日起，备案审查终止。行政复议机关作出的行政复议决定即为备案审查的结论。
公民、法人或者其他组织对重大行政处罚不服，向人民法院提起行政诉讼的，自人民法院受理起诉之日起，备案审查的期间中止。自人民法院作出的判决或者裁定生效之日起，备案审查的期间继续计算。受理备案的法制工作机构发现已经生效的判决或者裁定确有错误的，应建议报送备案的单位依照《中华人民共和国行政诉讼法》的规定申请人民法院再审。
第六章 审查后的处理
第二十五条 受理备案的法制工作机构对报送备案的重大行政处罚材料审查后，根据情况，分别作出如下处理：
（一）作出行政处罚的主体具备法定资格，作出的行政处罚符合法定权限，事实清楚，证据确凿、充分，适用法律、法规、规章正确，程序合法，处罚适当的，予以登记存档。
（二）违法行为已构成犯罪的，建议报送备案的单位在建议文书送达之日起7日内移送司法机关处理或者由受理备案的法制工作机构直接移送司法机关处理。
（三）属于下列情形之一的，建议报送备案的单位撤销或者变更原行政处罚决定，或者重新作出行政行为：
1.具有应当不予行政处罚的情形的；
2.作出处罚的主体不具备法定资格的；
3.事实不清的；
4.主要证据不足的；
5.适用法律、法规、规章错误的；
6.违反法定程序的；
7.超越职权的；
8.滥用职权的；
9.行政处罚不适当的。
第二十六条 本规定第二十五条所称的"行政处罚不适当"是指，行政处罚虽然是在法律、法规、规章规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出的，但是具有下列情形之一的：
（一）作出的行政处罚不符合制定法律、法规、规章的目的；
（二）行政违法行为及其情节与当事人受到的行政处罚相比，畸轻或者畸重；
（三）在同一案件中，不同的当事人的行政违法行为及其情节相同，但是受到的行政处罚明显悬殊，或者在同一时期依据同一法律、法规或者规章的条文办理的不同的案件中，当事人的行政违法行为及其情节相同，但是受到的行政处罚明显悬殊；
（四）作出的行政处罚不符合社会公认的道德、常规或情理。
第二十七条 受理备案的法制工作机构在重大行政处罚的备案审查中，认为法律、行政法规、地方性法规、国务院部门规章、地方政府规章以及国家机关制定的其他文件有下列情形之一的，应当依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国立法法》的规定，向有权改变或者撤销它们的国家机关提出建议：
（一）超越权限的；
（二）下位法违反上位法规定的；
（三）下级国家机关的规定违反上级国家机关的规定的；
（四）不适当的；
（五）违反法定程序的；
（六）规章之间对同一事项的规定不一致的；
（七）同级国家机关之间对同一事项的规定不一致的。
第二十八条 本规定第二十七条所称的"不适当"是指，法律、行政法规、地方性法规、规章以及国家机关制定的其他文件虽然不与上位法或者上级国家机关的规定相抵触，但是具有下列情形之一的：
（一）不符合客观规律；
（二）不符合社会公认的道德、常规或情理；
（三）规定由某一主体享有权利或承担义务更为合理，却规定由另一主体享有该权利或承担该义务；
（四）所规定的权利与义务不相适应，如，规定的某一主体承担的义务与享有的权利相比畸重；赋予某一主体过多的权利，却不要求其承担义务；违法行为与法律责任相比明显悬殊；奖励措施与应当受到奖励的行为相比明显悬殊等；
（五）某一规定是否失效难以识别；
（六）某一规定无法执行。
本条所称的"主体"包括国家机关、社会团体、企业事业组织以及公民等。
第二十九条 受理备案的法制工作机构在重大行政处罚备案审查中，发现对罚款、没收财物的处理违反《中华人民共和国行政处罚法》、国务院《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的，应当建议报送备案的单位改正或者建议有关部门依法查处。
第三十条 受理备案的法制工作机构在重大行政处罚的备案审查中，发现行政执法人员在执法活动中有下列行为之一的，可以依照《广东省〈行政执法证〉管理办法》第十二条的规定暂扣或建议其所在单位暂扣其行政执法证件，或者建议省人民政府或法律、法规另有规定的省级行政主管部门注销其行政执法证件：
（一）不依法履行职责，玩忽职守的；
（二）滥用职权，越权执法，徇私舞弊的；
（三）违反法定程序的；
（四）将行政执法证件交给其他人使用的。
对被暂扣或被注销行政执法证件者，其所在单位可以视情节轻重给予批评教育或者行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第七章 法律责任
第三十一条 对不按本规定报送备案的，由法制工作机构通知报送单位限期报送；情节严重的，由法制工作机构提请本级人民政府或人民政府的工作部门责令纠正，并给予通报批评。
第三十二条 对受理备案的法制工作机构依照本规定第六章作出的建议，报送备案的单位应当执行。违者，法制工作机构可以提请本级人民政府或者人民政府的工作部门，责令报送备案的单位将案件移送司法机关、撤销或者变更原行政处罚决定、重新作出行政行为等。
县级以上人民政府实施前款规定时，可以发出《行政执法督察决定书》。有关行政机关对行政执法督察决定有异议的，可以依照《广东省各级人民政府行政执法监督条例》第二十条的规定，提起复查和复核。
第三十三条 报送备案的单位的工作人员、受理备案的行政机关的工作人员违反本规定的，由其所在单位或者监察部门给予行政处分。
前款所称"工作人员"包括负有直接领导责任的负责人和负有直接责任的其他人员。
第八章 附则
第三十四条 本规定所称"行政主体"是指行政机关和法律、法规授权的组织。
本规定关于法律、法规授权的组织的规定适用于依照规章授权行使行政处罚权的行政机关内设机构、派出机构或者其他组织。
第三十五条 本规定所称的"以上"、"内"，均包括本数。
第三十六条 本规定由佛山市人民政府法制工作机构负责解释。
佛山市人民政府法制工作机构可以依照本规定制定具体的工作制度。
第三十七条 佛山市人民政府的工作部门，各市、区人民政府可以依照本规定制定实施细则，报佛山市人民政府备案。
第三十八条 本规定自2001年1月1日起施行。
